의뢰인은 특수작물을 취급하는 A주식회사(이하 A회사)의 임원으로 사업운영 및 계약 사항과 관련하여 법무법인 승리로의 정기적인 기업법무 자문을 받고 있습니다.

 

이 사건의 발단은 특수작물의 품종 중 하나인 ㈎작물에 대해, B씨가 운영하는 회사 및 자회사(이하 B씨 측)와 과거 맺은 계약이었습니다. 사건 내용이 복잡한 편이므로 순차적으로 설명해 드리겠습니다.

 

1) 특허권과 계약사항 B씨 측은 ㈎작물 재배방법에 관한 특허를 등재하고, A회사와 2차례에 걸쳐 유통계약을 맺었습니다. 특히 2차 계약은 A회사가 특허에 추가등재되며 계약 해지 후에도 특허·상표권을 사용하여 동종 영업을 할 수 있다는 내용이었습니다.

 

2) 계약해지 하지만 B씨 측이 계약한 물량을 지키지 못하는 등 계약사항을 지속적으로 위반했고, 의뢰인의 A회사는 법무법인 승리로의 조력을 통해 계약해지와 부당이득반환청구의 소를 제기하여 승소했습니다.

 

3) 취급 제품 변경 위 분쟁이 진행되는 중에도 의뢰인의 A회사는 ㈎작물 판매를 계속했는데, B회사 측은 돌연 특허권을 침해했다고 주장하며 각종 유통업체에 ‘A회사가 불법적으로 상품을 유통하고 있다’는 허위사실로 내용증명을 보내기까지 했습니다.   결국 A회사는 ㈎작물을 전량 폐기하고, 다른 P업체와 함께 ㈏작물을 생산·판매를 시작했습니다.

 

4) 특허권침해금지등 가처분 신청 그럼에도 불구하고 B씨 측은 ‘A회사가 동의없이 ㈎작물을 판매해 영업손실이 발생했고, 특허발명에 대한 권리를 부당하게 침해했다’고 주장하며 법원에 “특허권침해금지등 가처분”을 신청했습니다.

 

이 사건에서 A회사는 이미 2차례에 걸친 유통계약을 통해 ㈎작물의 활용 권리가 있고, 무엇보다도 사건에 제기된 제품은 다른 품종인 ㈏작물이었습니다.

 

법무법인 승리로는 의뢰인을 위해 “특허권침해금지등 가처분”에 반박하기 위해 서면을 준비했습니다.

발명품에 대한 권리, 공유할 수 있을까요?

오늘 소개해드리는 사건의 쟁점이었고, 사업체를 운영하는 분이라면 누구나 궁금해하실 내용이지만, 인터넷에서 아무리 찾아보고 공부해보아도 어렵기만 합니다.

쉽게 이해하실 수 있도록 간략히 안내해드리겠습니다.

 

■ 기본적으로 ‘특허권자’는 그 발명을 실시할 권리를 독점합니다. 이 권리는 “전용실시권”과 “통상실시권”제도를 통해 제3자가 전부 또는 일부를 할 수 있도록 허락할 수 있습니다.

(생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도, 대여의 청약, 사용 등)

 

■ 전용실시권

일정한 범위를 정해 계약을 맺고, 범위 안에서 특허발명을 “독점적으로” 실시할 수 있습니다. 즉 같은 내용의 권리를 다른 곳에 중복적으로 설정해줄 수 없습니다.

 

■ 통상실시권

일정 조건 및 범위 안에서 발명을 실시할 수 있지만, 독점은 할 수 없습니다.

 

■ 이전 및 공유

특허권은 이전할 수 있으며, 만약 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 합니다. 만약 이전등록되었다면 그 권리는 이전등록을 받은 자에게 있습니다.

우선 계약내용에 따라 의뢰인이 ㈎작물에 대한 정당한 권리가 있다는 점 및 판매 중인 ㈏작물은 다른 상품이라는 점을 밝히는 것이 주요 쟁점이었습니다.

 

■ 대상 작물의 품종

가장 쟁점이 된 사항으로, 의뢰인은 분쟁이 발생한 ㈎작물을 “권리침해 문제가 없음에도 불구하고” 전량 폐기하고 전혀 다른 품종인 ㈏작물을 취급하고 있었습니다. 법무법인 승리로는 국가연구기관에 의뢰하여 다른 품종이라는 확인을 받았습니다.

 

또 채권자 측은 발명 내용이 ‘재배방법’이라고 주장했으나, ㈎작물과 ㈏작물이 동일한 재배방법을 구성하고 있는지에 대해서는 전혀 소명할 수 없었습니다.

 

즉 채권자 측의 “특허권침해금지등 가처분” 신청 자체가 성립되지 않는 상황입니다.

 

■ 계약사항 및 권리침해 사실

앞서 1차 계약의 주된 내용은 “특허권 추가 등재” 및 “사용 시 협의할 것” 등이었습니다. 때문에 소를 제기한 채권자 B씨 측은 이 점을 들어 권리를 침해했다고 주장했죠.

 

그러나 이후 “2차 계약이 우선한다”고 명시했고, “계약 해지 후에도 동종 영업을 할 수 있다”고 새롭게 협의했습니다. 따라서 의뢰인 측은 “특허공유권자”로, 단독으로 실시할 권리를 가집니다.

 

즉 ㈎작물을 생산 및 판매한 행위에 대해 계약을 위반하거나 권리를 침해했다고 볼 여지가 없습니다.

---------------------------

법원은 채권자 B씨 측이 품종의 차이와 재배방법 등을 소명하지 못한 점, 계약내용에 따라 권리침해 사실이 없다는 점을 들어 “특허권침해금지등 가처분” 신청을 기각하고 소송비용을 채권자 B씨가 부담한다는 결정을 내렸습니다.